Die Änderungen im US Patentrecht durch den ‘America Invents Act’, Teil 3

Senator Patrick Leahy (Dem/VT) und Kongressabgeordneter Lamar Smith (Rep/TX)

In unserer dreiteiligen Artikelserie zum ‘America Invents Act’ (AIA) haben wir bisher in Teil 1 die Änderungen zum 16. September 2011 und in Teil 2 die Änderungen zum 16. September 2012 beleuchtet. Das letzte Paket der Ändeungen im US Patentrecht tritt zum 16. März 2013 in Kraft und ist Gegenstand des vorliegenden dritten Teils der Serie.

Zunächst wollen wir aber noch einmal die wesentlichen Ziele der Patentrechtreform zusammenfassen, so wie sie sich der US-Gesetzgeber erhofft:

• Reduzierung des Rückstaus an derzeit etwas 680.000 ungeprüften Patentanmeldungen im USPTO;
• Kostengünstigere und effizientere Möglichkeiten, die Rechtsbeständigkeit von erteilten Patenten in Frage zu stellen;
• Erhöhung der Patentqualität, das Stichwort “Raising the Bar” ist auch hierzulande bekannt; und
• Vereinfachte Zweitanmeldungen im Ausland für US-Erstanmelder durch Harmonisierung des US-Patentrechts mit weltweiten Standards.

Die bisher getroffenen Maßnahmen, von denen man sich diese Erfolge erhofft, haben wir bereits weitgehend in Teil 1 und Teil 2 dieser Serie vorgestellt. Das dritte und letzte Paket, das am 16. März 2013 in Kraft treten wird, wird im Hinblick auf die Patentprüfung die gravierendsten Umstellungen zur Folge haben, allen voran die Umstellung vom first-to-invent Prinzip auf das first-to-file Prinzip, die neu ausgestaltete Neuheitsschonfrist und Änderungen beim relevanten Stand der Technik.

1.  Umstellung auf ‘first-to-file’ (faq, info). Die USA sind die letzte verbliebende Jurisdiktion der Welt, die noch dem first-to-invent Prinzip folgt, nachdem Kanada und die Philippinen bereits 1989 bzw. 1998 auf das first-to-file Prinzip umgestellt haben.

Das first-to-invent Prinzip (Ersterfinderprinzip) basiert auf dem Gedanken, dass von zwei Erfindern, die unabhängig voneinander die gleiche Erfindung gemacht haben, das Recht auf das Patent dem früheren Erfinder zusteht. Grundsätzlich gilt jedoch der Erstanmelder prima facie als berechtigt. Sofern ein weiterer Anmelder die gleiche Erfindung zum Patent anmeldet und das Recht auf das Patent seinerseits beansprucht, muß in einem Interference-Verfahren mittels Laborberichten, Arbeitsprotokollen oder ähnlichen Unterlagen geklärt werden, welcher Erfinder früher im Besitz der Erfindung war. Diesem steht dann das Recht auf das Patent zu.

Am 16. März 2013 wird nun auch die USA auf das first-to-file Prinzip (Erstanmelderprinzip) umstellen. Danach steht das Recht auf das Patent dem Erstanmelder zu, unabhängig davon, ob ein anderer Erfinder die gleiche Erfindung nicht vielleicht schon früher gemacht hat. Dies bedeutet aber nicht, dass einem Nichtberechtigten, der die Erfindung z.B. widerrechtlich entnommen hat, das Recht auf das Patent zusteht, wenn er es nur vor dem eigentlichen Erfinder zum Patent anmeldet. Denn auch nach dem first-to-file Prinzip steht das Recht auf das Patent ausschließlich einer Person oder Gruppe zu, die die Erfindung tatsächlich selbständig getätigt hat. Insofern ist der Begriff ‘first-to-file’ etwas irreführend, denn tatsächlich wird ja ein ’first-inventor-to-file’ Prinzip verfolgt.

2.  Neuheitsschonfrist. Die in den USA seit 1952 praktizierte 12-monatige Neuheitsschonfrist wurde zwar beibehalten, musste aber auch an die Umstellung von ‘first-to-invent’ auf ‘first-to-file’ angepasst werden. Hierbei folgt der AIA jedoch nicht den etablierten Vorbildern, wie zum Beispiel der 6-monatigen Neuheitsschonfrist im deutschen Gebrauchsmusterrecht (§ 3 (1) GbmR), sondern schafft ein neu ausgestaltetes Rechtsinstitut, das die alte US-Neuheitsschonfrist mit der klassischen first-to-file Neuheitsschonfrist kombiniert.

3.  Die bisherige US-Neuheitsschonfrist (first-to-invent). Jede beliebige Veröffentlichung der Erfindung innerhalb von 12 Monaten vor dem Anmeldetag einer US-Patentanmeldung – ob nun durch den Erfinder oder unabhängige Dritte – ist nicht Bestandteil des Standes der Technik, sofern der Erfinder nachweisen kann, dass er bereits vor dieser Veröffentlichung im Besitz der Erfindung war, 35 USC § 102(b) alte Fassung:

a person shall be entitled to a patent unless

(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or descibes in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.

4.  Die Neuheitsschonfrist gemäß GbmG (first-to-file). Hier wird jede auf den Erfinder zurückzuführende vorzeitige Veröffentlichung innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag vom Stand der Technik ausgenommen, § 3 Abs. 1, S. 3 GbmG:

Eine innerhalb von sechs Monaten vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag erfolgte Beschreibung oder Benutzung bleibt außer Betracht, wenn sie auf der Ausarbeitung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht.

Im Gegensatz zur bisherigen US-Neuheitsschonfrist sind also bei der klassischen first-to-file Neuheitschonfrist Veröffentlichungen von Dritten innerhalb der Neuheitsschonfrist regulärer Bestandteil des Standes der Technik und können der Erfindung entgegenstehen.

5. Die neue US-Neuheitsschonfrist (first-to-file). Der AIA kombiniert nun die beiden obigen Konzepte zu einer neuartigen, durchaus nicht unkomplizierten Regelung, die einer Erfindung in den USA mehr Stand der Technik entgegenstellen kann, als dies bisher der Fall war. Denn eine Veröffentlichung Dritter innerhalb der Neuheitsschonfrist kann nicht mehr allein dadurch vom Stand der Technik ausgeschlossen werden, dass der Erfinder bereits früher im Erfindungsbesitz war.

Die neue Regelung sieht nämlich vor, dass entsprechende Veröffentlichungen Dritter innerhalb von 12 Monaten vor dem Anmeldetag nur dann kein Stand der Technik sind, wenn der Anmelder die Erfindung innerhalb dieser 12-Montasfrist bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, 35 USC § 102(b) neue Fassung:

A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if–

(a)  the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(b)  the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

Eine eigene frühzeitige Veröffentlichung nach § 102 (b) n.F. hat also sowohl die Wirkung einer eigenen frühzeitigen Veröffentlichung gemäß der klassischen first-to-file Neuheitsschonfrist – nämlich Ausschluss dieser Eigenveröffentlichung (Abs. a), als auch eines früheren Erfindungsbesitzes gemäß der bisherigen first-to-invent Neuheitsschonfrist – nämlich Ausschluss von zwischenzeitlich veröffentlichtem, entsprechendem Stand der Technik (Abs. b).

6.  Taktische Überlegungen zur neuen US-Neuheitsschonfrist. Angesichts der Tatsache, dass eine frühzeitige Eigenveröffentlichung bis zum Anmeldetag anfallenden Stand der Technik ausschließen kann, wurde in den USA diskutiert,  ob die neuegestaltete Neuheitsschonfrist tatsächlich das angestrebte first-to-file Prinzip verwirklicht, oder ob diese eher in ein   first-to-publish Regime umgestaltet wird (vgl. hier oder hier). Dieser Gedanke scheint zunächst in der Tat naheliegend zu sein, denn eine Eingenveröffentlichung stellt für einen weiteren, ebenso berechtigten Erfinder des gleichen Gegenstandes regulären Stand der Technik dar und sichert das Recht auf das Patent innerhalb des nachfogenden Jahres ab.

Derartigen Strategien sind allerdings wenig empfehlenswert, denn, wie der Name schon sagt, ergeben sich die Wirkungen der Neuheitsschonfrist nur bei potentiell neuheitsschädlichen Veröffentlichungen, also gleichen Gegenständen. Eine frühzeitige eignene Veröffentlichung einer Erfindung (z.B. mit den Merkmalen A+B) schafft das Risiko, dass die Wettbewerber dadurch motiviert Weiterentwichklungen vornehmen (z.B. mit den Merkmale A+B+C), die dann als Stand der Technik gelten und einer späteren Anmeldung der ursprünglichen Erfindung im Hinblick auf erfinderische Tätigkeit entgegenstehen.

Daneben wäre eine solche frühzeitige Eigenveröffentlichung in jedem Falle neuheitschädlicher Stand der Technik für Nachanmeldungen in den maßgeblichen europäischen Jurisdiktionen, die in der Regel keine Neuheitschonfrist kennen.

Allerdings wird zumindest in Deutschland sowohl in der Industrie als auch im akademischen Bereich gelegentlich der Wunsch geäußert, im Patentrecht eine ähnliche  Neuheitsschonfrist einzurichten, wie sie aus dem Gebrauchsmusterrecht bekannt ist. Ebenso werden Forderungen erhoben, dass nun, da sich die USA beim first-to-file Prinzip auf Europa zubewegt hat, Europa im Gegenszug auch eine Neuheitsschonfrst einführen könne.

7.  Abschaffung der Hilmer Doktrin. Neben der Umgestaltung der Neuheitsschonfrist führt besonders die Abschaffung der sogenannten Hilmer Doktrin, die von der rechtsprechnung 1966 im Einklang mit dem Vorbehalt nach Art 64 (4)a PCT eingeführt wurde, zu einer spürbaren Erweiterung des Standes der Technik.

Nach der ab dem 16. März 2013 obsoleten Hilmer Doktrin entfalten Anmeldungen mit US-Priorität mit Bezug auf ihre Eigenschaft als Stand der Technik eine größere Wirkung als Anmeldungen mit einer ausländischen Priorität, da immer der Tag der ersten Anmeldung der Erfindung in den USA maßgeblich ist. Die Bezugnahme auf eine US-Prioritätsanmeldung verschiebt den für ihre Wirkung als Stand der Technik maßgeblichen Tag einer US-Anmeldung also zeitlich nach hinten, die Inanspruchnahme einer ausländischen Priorität jedoch nicht. Nach der Hilmer Doktrin steht eine US-Anmeldung mit einer US-Priorität also wesentlich mehr Patentanmeldungen als Stand der Technik entgegen, als zeit- und inhaltsgleiche Anmeldung mit einer ausländischen Priorität.  

8.  Neuer Umfang des Standes der Technik. Aus der Abschaffung der Hilmer Doktrin resultieren besonders zwei Änderungen im neuen 35 USC § 102, die den Stand der Technik erweitern, der einer US-Anmeldung entgegenstehen kann.

i.)  Zunächst erweitert § 102 (a) (1) den Stand der Technik um Erfindungen, die vor dem Anmeldetag “anderweitig” der Öffentlichkeit zugänglich waren und beschränkt die patenthindernde öffentliche Vorbenutzung und die kommerzielle Verwendung der Erfindung nicht mehr auf die USA (“in this country”):

(a)  A person shall be entitled to a patent unless –

(1)  the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention;

()  [...]

Was genau unter einem Stand der Technik zu verstehen ist, der “otherwise available to the public” ist, wird die Auslegung der Gerichte zeigen müssen. Vorstellbar sind beispielsweise mündliche Überlieferungen, z.B. Vorträge oder Fachdiskussionen, deren Inhalt beispielsweise in Form von eidesstattlichen Versicherungen in ein Verfahren eingeführt werden.

ii.)  Daneben wurde der bisherige § 102 (e) gestrichen und findet sich nun in geänderter Form im § 102 (a) (2) wieder:

(a)  A person shall be entitled to a patent unless –

(1)  [...]

(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

Dieser Absatz bestimmt den maßgeblichen Zeitrang eines nachveröffentlichten US-Patentdokuments, also einer US-Anmeldung oder eines US-Patents, die/das vor dem Zeitrang einer zu prüfenden US-Anmeldung angemeldet und erst danach veröffentlicht wurde  (‘intervening right’).

Während im § 102 (e) im Sinne der Hilmer Doktrin noch von “filed in the United States before the invention” die Rede war, wird nun also auf den “effective filing date” abgestellt. Eine nachveröffentlichte US-Anmeldung mit einer deutschen Priorität gilt nun also – gemäß dem internationalen Standard – auch in den USA ab dem Prioritästdatum als regulärer Stand der Technik. Vor dem AIA waren solche Schriften gar nicht zu berücksichtigen, da sie zum Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung noch nicht zugänglich waren und die ausländische Priorität unberücksichtigt blieb.

Was zunächst nach einer gelungenen internationalen Harmonisierung aussieht, ergibt jedoch an anderer Stelle neue Divergenzen gegenüber dem internationalen Standard. Der neue § 102 (a) (2) beläßt nämlich den nachveröffentlichen Stand der Technik einfach im regulären Stand der Technik. Dies führt einen weltweit einzigartigen Sonderweg im US-Patentrecht fort,  nämlich denjenigen, dass nachveröffentlichte Dokumente nicht nur (wie weltweit üblich) bei der Neuheitsprüfung herangezogen werden können, sondern insbesondere auch bei der wesentlich kritischeren Prüfung der erfinderischen Technik.

Demgegenüber ist in Europa der (irgendwo in der Welt) nachveröffentlichte Stand der Technik (z.B. gemäß Art 54 (3) EPÜ) nur für die Neuheit relevant, bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit werden solche Schriften jedoch nicht zugelassen (vgl.  (ist gemäß Art 56 EPÜ).    

9.  Erweiterung des Standes der Technik. Zusammenfassend hier noch einmal die Unterschiede des Stand-der-Technik-Begriffs gemäß AIA im Vergleich zu einem klassischen fist-to-file System mit herkömmlicher Neuheitsschonfrist:

• Die neue US-Neuheitsschonfrist schließt neuheitsschädlichen Stand der Technik zwischen dem Zeitpunkt einer eigenen vorzeitigen Veröffentlichung und dem tatsächlichen Anmeldetag aus, während klassischerweise nur Eigenveröffentlichungen ausgeschlossen werden,
• nachveröffentlichter Stand der Technik können nur in den USA veröffentlichte Anmeldungen oder Patente sein, und
• nachveröffentlichter Stand der Technik ist auch relevant für erfinderische Tätigkeit und nicht, wie ansonsten üblich, nur für die Neuheit.

Im Vergleich mit der bisherigen US-Patentpraxis ergeben sich demgegenüber folgende Unerschiede: 

• Die öffentliche Vorbenutzung und frühere geschäftliche Verwendung der angemeldeten Erfindung sind jetzt in jedem Lad der Welt relevant und nicht nur bei entsprechenden Handlungen in den USA, und 
• der maßgebliche Zeitpunkt für die Stand-der-Technik-Wirkung eines Patentdokuments ist allgemein dessen Zeitrang, unabhängig davon, ob eine ausländische Priorität oder diejenige einer US-Prioritätsanmeldung in Anspruch genommen wird. 

10.  Widerrechtliche Entnahme und Derivation-Verfahren (faq). Das bisherige zweiseitige Interference-Verfahren wird abgeschafft, da nach der Abkehr vom first-to-invent-Prinzip Streitigkeiten über den tatsächlichen Erfindungszeitpunkt mehr auftreten können, weil das Recht auf das Patent zukünftig allein vom Anmeldetag abhängt.

Stattdessen ist im neuen first-to-file System das Derivation-Verfahren vor dem Patent Trial and Appeal Board (PTAB) mit Beschwerdemöglichkeit zu dem Court of Appeal for the Federal Circuit (CAFC) vorgesehen, in dem eine vermeintliche oder tatsächliche widerrechtliche Entnahme einer fremden Erfindung durch einen Nichtbereichtigten geklärt werden kann. Hinsichtlich des Zwecks, der Wirkung und der gerichtlichen Ausgestaltung ist das neue Derivation-Verfahren durchaus mit einer Vindikationsklage gemäß § 8 PatG oder § 13 GbmG vergleichbar, obwohl die Derivation vor einer patentamtlichen Spruchkammer des PTAB verhandelt wird.   

Ein Erstanmelder hat natürlich auch auch im first-to-file-System nur dann das Recht auf das Patent, wenn er die betreffende Erfindung  tatsächlich selbständig getätigt hat. Sofern der Erstanmelder die Erfindung jedoch vom eigentlichen Erfinder widerrechtlich entnommen – d.h. entwendet – hat, kann der eigentliche Erfinder im Wege des Derivation-Verfahrens Unterlagen vorlegen, die die widerrechtliche Entnahme (‘derivation’) belegen und die Übertragung des Rechts auf das Patent von dem Erstanmelder auf den Erfinder (Zweitanmender) rechtfertigen. Der rechtmäßige Erfinder muss allerdings eine eingene Anmeldung  einreichen, damit ihm das Derivation-Verfahren zugänglich ist. Die Derivation ist dann innerhalb eines Jahres ab Veröffentlichung dieser Zweitanmeldung einzuleiten.

Eine zweite Chance auf Übertragung des Rechts auf das Patent besteht dann noch einmal später, wenn sowohl die Erstanmeldung als auch die Zweitanmeldung erteilt sind. Dann kann der berechtigte Erfinder und Zweitanmelder nämlich eine Zivilklage gegen den nichtberechtigten Erstanmelder und jetzigen Patentinhaber anstrengen, dies allerding nur innerhalb eines Jahres  ab Veröffentlichung der ersten Patnetanmeldung, umabhängig davon, ob zuerst die Erstanmeldung oder die Zweitanmendung erteilt wurde.

Die Rechtsfolgen einer erfolgreichen Derivation können unterschiedlich sein. Das PTAB kann einzelne Ansprüche der unberechtigten Erstanmeldung streichen oder die ganze Erstanmeldung zurückweisen. Unter besonderen Umständen kann auch (nur) die Erfinderangabe in der Erstanmeldung korrigiert werden.

Mit diesem dritten Teil liegt nun unsere vollständige Serie zum ‘America Invents Act’ vor (vgl. Teil 1 und Teil 2). Gerne beantworten wir konkrete Fragen zu dieser komplexen Rechtsänderung.