Software-Patentierung in Deutschland

Seit der Entscheidung X ZB 22/07 (“Steuerung von Untersuchungsmodalitäten“) vom 20. Januar 2009 scheint sich die Frage der Software-Patentierung in Deutschland zumindest insoweit zu entspannen, als dass die Kriterien, unter denen eine Software-Erfindung dem Patentschutz überhaupt zugänglich ist, nun klarer und systematischer sind und in der Praxis eine leichtere Überwindung der Technizitätshürde durch geeignete Anspruchsformulierung ermöglichen.

Mit höheren Erteilungsraten bei Software-Anmeldungen dürfte jetzt allerdings nicht zu rechen sein, vielmehr dürften die Zurückweisungen zukünftig eher aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit als aufgrund mangelnder Technizität erfolgen.

Aufgrund der Behandlung des Technizitätserfordernisses wird die Entscheidung “Steuerung von Untersuchungsmodalitäten”, zuletzt bestätigt duch die Entscheidung X ZR 121/09 (“Webseitenanzeige“) vom 24. Februar 2011, allgemein als eine Hinwendung des BGH zur Technizitäts-Doktrin der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts gewertet.

I.  DER AUFGABE/LÖSUNGSANSATZ DES EPA

Das Europäische Patentamt folgt bei der Prüfung von Software-basierten Erfindungen dem inzwischen von der Großen Beschwerdekammer bestätigten (vgl. Stellungnahme auf die Vorlagefrage G 3/08 vom 12. May 2010), sogenannten erweitereten Aufgabe/Lösungs-Ansatz (siehe auch Broschüre “Patente für Software“, Abl. EPA 11/2007, S. 504 ff. und EPA Prüfungsrichtlinien C IV 2.3.6). Dieser Ansatz sieht zwei Technizitätshürden vor, nämlich eine erste a-priori Prüfung ohne Berücksichtigung des Standes der Technik (vgl. Art. 52 EPÜ), die auf die Entscheidung T 258/03 “Auction Method/Hitachi” zurückgeht und gemäß der bereits die Ausführung eines Programms auf einem Computer “technisch” ist und damit dem Patentschutz zugänglich macht. Die zweite a-posteriori Prüfung, bei der sich die Spreu vom Weizen trennt, findet im Rahmen der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit statt (vgl. Art. 56 EPÜ), also unter Berücksichtigung des Standes der Technik, indem nur technische Anspruchsmerkmale zur Lösung eines technischen Problems und damit zur erfinderischen Tätigkeit beitragen können. Software-basierte Geschäftsmethoden sind somit zwar “technisch” im Sinne des Art. 52 EPÜ, weisen aber regelmäßig keine erfinderische Tätigkeit auf, da der Kern der Sache im geschäftlich-organisatorischen Bereich und nicht in der technischen Umsetzung liegt.

Hierbei sehen die Beschwerdekammern des EPA regelmäßig die Verbesserung der Performanz oder Effizienz bzw. die zielgerichtete Steuerung einer technischen Einrichtung durch ein Programm als Lösung eines technisches Problems an, obwohl im Wesentlichen lediglich Software-gestützte Verfahrensschritte beansprucht werden. Der Aufgabe/Lösungs-Ansatz tendiert dazu, die Beeinflussung einer (konkreten) Hardware durch Software als potentiell patentierbare Erfindung einzustufen, was auch zweckmäßig und vernünftig erscheint.

II.  STEUERUNG VON UNTERSUCHUNGSMODALITÄTEN

In ähnlicher Weise ging der BGH im Zusammenhang mit eingebetteten Systemen in “Steuerung von Untersuchungsmodalitäten” (X ZB 22/07 ) vor (X. Zivilsenat, VorsRi Mellulis).

Gegenstand der Entscheidung war ein Verfahren zur Verarbeitung medizinisch relevanter Daten im Rahmen der Untersuchung eines Patienten, bei dem eine Steuersoftware anhand einer symptom-/diagnosespezifischen Datenbank eine oder mehrere Untersuchungsmodalitäten sowie darauf abgestimmte Untersuchungsprotokolle auswählt und letztere an die ausgewählte Untersuchungsmodalität überträgt.

Während das Bundespatentgericht die Anmeldung aufgrund mangelnder Technizität im Sinnes des § 1 (3, 4) PatG zurückwies (vgl. 17 W (pat) 6/04), gestand der BGH der Erfindung die erforderliche Technizität zu und verwies den Fall zurück an das Patentgericht zur Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit. Der BGH stellte in diesem Zusammenhang klar und deutlich fest, dass

der Gegenstand der Anmeldung [...] die für die Patentfähigkeit eines Computerprogramms [...] erforderliche Technizität (§ 1 (1) PatG) schon deshalb [aufweist], weil er der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels eines technischen Geräts dient (Abschn. II, 2, a),

was im Wesentlichen der a-priori Prüfung des EPA gemäß T 258/03 “Auction Method/Hitachi” entspricht und eine (erneute) Abkehr von der sogenannten “Kerntheorie” bedeutet (vgl. auch die Senatsentscheidungen X ZB 11/98, “Logikverifikation” und X ZB 15/98, “Tauchcomputer”), die bereits bei der Technizitätsprüfung eine Gewichtung der technischen und nicht-technischen Merkmale vorsah.

Nach dieser initialen Feststellung der Erfindungseingenschaft gemäß § 1 (1) S. 1 PatG (“Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt”) prüfte der BGH in einem zweiten Schritt, nun aber abweichend von der a-posteriori Prüfung des EPA, da hier der Stand der Technik keine Rolle spielt, den Patentierungsausschluss vom Programmen für Datenverarbeitungsanlagen als solches gemäß § 1 (3) Ziff. 3, (4) PatG und stellte fest, dass

eine Anmeldung, die ein Computerprogramm [...] zum Gegenstand hat, über die für die Patentfähigkeit unabdingbare Technizität hinaus verfahrensbestimmende Anweisungen enthalten [muss], welche die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben. [...] Nicht der Einsatz eines Computerprogramms selbst, sondern die Lösung eines solchen Problems mit Hilfe eines (programmierten) Computers kann vor dem Hintergrund des Patentierungsverbotes eine Patentfähigkeit zur Folge haben (Abschn. II, 2, b).

Mit Bezug auf die anschließenden Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit führte der BGH zusätzlich aus, dass

das [...] zur Folge [hat], dass bei der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit diese Problemlösung in den Blick zu nehmen ist. Außerhalb der Technik liegende Anweisungen genügen in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht; sie sind nur in dem Umfang von Bedeutung, in dem sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen. [...] Schutzfähig ist eine solche Lehre vielmehr erst dann, wenn die Lösung des konkreten technischen Problems neu und erfinderisch ist.

Im Ergebnis stellt der BGH in “Steuerung von Untersuchungsmodalitäten” also klar, dass ein in ein größeres technischens System eingebettetes Software-Program, welches der Verarbeitung, Speicherung und Datenübermittlung dient, eine technische Erfindung gemäß § 1 (1) S. 1 PatG ist und auch nicht dem Ausschluss von Computerprogrammen als solche gemäß § 1 (3) Ziff. 3, (4) PatG unterfällt. Bei der anschließenden Prüfung auf Neuheit und erfinderischer Tätigkeit sind dann aber – änlich der a-posteriori Prüfung de EPA – nur die technischen Merkmale heranzuziehen.

III.  DYNAMISCHE DOKUMENTENGENERIERUNG

Für einiges Aufsehen sorgte dann die Entscheidung Xa ZB 20/08 (“Dynamische Dokumentengenerierung“) des Xa. Zivilsenats (VorsRi Peter Maier-Beck) vom 22. April 2010 (vgl. 1, 2, 3 , 4, 5, 6), die ein Client/Server-System zu dynamischen Erzeugung von strukturierten Dokumenten (insb. XML oder HTML Seiten) auf einem Server mit beschränkten Ressourcen betraft.

Während das Bundespatentgericht diese Anmeldung in der Vorinstanz zurückgewiesen hatte, da sie keine Lösung eines technischen Problem anbiete (17 W (pat) 71/04), befand der BGH in bester Übereinstimmung mit der Vorentscheidung, dass das zugrunde liegende technische Problem eben sei, ein Verfahren bereitzustellen, das es ermöglicht, auch auf Ressourcen-beschränkten Servern ein vom Client angefordertes strukturiertes Dokument dynamisch zu generieren (vgl. ZB 20/08, II, 4 a), weshalb die Technizität gemäß § 1 (3) Ziff. 3, (4) PatG gegeben sei. Der Leitsatz drückte das so aus:

(a)  Ein Verfahren, das das unmittelbare Zusammenwirken der Elemente eines Datenverarbeitungssystems betrifft, ist stets technischer Natur, ohne dass es darauf ankäme, ob es in der Ausgestaltung, in der es zum Patent angemeldet wird, durch technische Anweisungen geprägt ist.

(b)  Ein solches Verfahren ist nicht als Programm für Datenverarbeitungsanlagen vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn es ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln löst. [Für] eine Lösung mit technischen Mitteln [...] reicht [es] vielmehr aus, wenn der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms [...] durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt.

IV.  GLASFLASCHENANALYSESYSTEM

In der Nichtigkeitsberufung “Glasflaschenanalysesystem” (Xa ZR 4/07) vom 4. Februar 2010 (Xa. Zivilsenats, VorsRi Peter Maier-Beck) ging es um ein Software-gesteuertes (eingebettetes) Analysesystem, welches aufgrund der Energieverteilung in soeben erzeugten Glasflaschen Abweichungen in der Glasverteilung und thermische Belastungen ermittelt. Der BGH war hier mit Verweis auf X ZB 15/98 (“Sprachanalyseeinrichtung”) für Sachansprüche und X ZB 22/07 (“Steuerung von Untersuchungsmodalitäten”) für Verfahrensansprüch der Meinung, dass diesem Gegenstand die Technizität gemäß § 1 (3) Ziff. 3, (4) PatG ohne weiteres zuzubilligen sei,

[d]enn für die Technizität einer erfindungsgemäßen Lehre genügt ihre Einbettung in eine technische Vorrichtung.

V.  WIEDERGABE TOPOGRAPHISCHE INFORMATION

Gegenstand der Nichtigkeitsberufung “Wiedergabe topographischer Information” (X ZR 47/07) vom 26. Oktober 2010 (X. Zivilsenat, VorsRi Peter Maier-Beck) war ein Verfahren zur perspektivischen Darstellung einer topographischen Karte, bei dem abhängig von der jeweiligen Position eines Fahrzeugs topographische Informationen aus einer Datenstruktur ausgewählt werden, deren perspektivische Wiedergabe aus einer der Bewegung des Fahrzeugs folgenden und oberhalb und hinter dem Fahrzeug liegenden Betrachtungsposition mittels einer Koodinatentransformation in einem spitzen Winkel auf die Erdoberfläche erfolgt (vgl. X ZR 47/07, I. 3).

Das zugrunde liegende Patent EP 0 378 271 B1 wurden vom Patentgericht aufgrund mangelnder Technizität gemäß Art. 52 EPÜ unter Hinweis auf die BGH-Entscheidung  X ZB 34/03 (“Rentabilitätsermittlung”), wonach die Verwendung eines geeignet eingerichteten Computers alleine noch keine ausreichende Technizität schaffe, zurückgewiesen (vgl. BPatG 2 Ni 12/05). Denn die benutzerfreundliche perspektivische Darstellung von topographischen Daten stelle keine Lösung eines technischen Problems dar, da hier nur ein ergonomisches Problem mit Hilfe eines mathematischen Transformationsverfahrens gelöst werde (vgl. X ZR 47/07, II)

In der Beschwere X ZR 47/07 bestätigte der BGH zwar die Zurückweisung im Ergebnis, jedoch nicht aufgrund mangelnder Technizität, sondern aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit. Der BGH hielt das beanspruchte Verfahren zur perspektivische Wiedergabe topographischer Daten vielmehr für technisch im Sinne des Art. 52 (2) EPÜ. Die Leitsätze der Entscheidung X ZR 47/07 lauten:

(a)  Der Gegenstand eines die Wiedergabe topografischer Informationen mittels eines technischen Geräts betreffenden Verfahrens ist nicht nach Art. 52 (2), Buchst. c, d EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn zumindest ein Teilaspekt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre ein technisches Problem bewältigt.

(b)  Bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit sind nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen.

(c)  Die Auswahl einer für die Navigation eines Fahrzeugs zweckmäßigen (hier: zentralperspektivischen) Darstellung positionsbezogener topografischer Informationen bleibt als nicht-technische Vorgabe für den technischen Fachmann bei der Prüfung eines Verfahrens zur Wiedergabe topografischer Informationen auf erfinderische Tätigkeit außer Betracht.

Zur weiteren Begründung wurde in Übereinstimmung mit den Sentatsentscheidungen Xa ZB 20/08, (“Dynamische Dokumentengererierung”) und X ZB 22/07, (“Steuerung von Untersuchungsmodalitäten”) ausgeführt, dass die Abarbeitung von Verfahrensschritten mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung dem Technizitätserfordernis gemäß Art. 52 (1) EPÜ (entspricht §1 (1) PatG) bereits dann genüge, wenn eine Erfindung die Nutzung von Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage betrifft und damit eine Anweisung zum technischen Handeln gibt. Da bei dem beanspruchten Verfahren in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung und der Fahrzeugposition topografische Informationen aus einer Datenstruktur selektiert werden und diese Daten weiterverarbeitet und auf einem Bildschirm angezeigt werden, ist dieses Verfahren technischer Natur.

Ferner sah der BGH auch Art. 52 (2), Buchst. c, d (3) EPÜ (entspricht § 1 (3) Ziff. 3, (4) PatG) als erfüllt an, da die beanspruchte Lehre technische Merkmale enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen. Denn zum Zwecke einer nutzerfreundlicheren topographischen Darstellung wird die Bildschirmausgabe der ausgewählten topographischen Information in einem automatisierten Prozess in einer Weise gestaltet, die die Wiedergabe der topografischen Information mit der Darstellung einer simulierten Ist-Position des Fahrzeugs verbindet.

Der BGH erläutert in diesem Zusammenhang, dass diese zweistufige Technizitätsprüfung dem Zweck diene, bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nur die technischen Anweisungen zu berücksichtigen, indem durch eine “Art Grobsichtung” diejenigen Ansprüche ausgefiltert, die überhaupt keine technische Anweisung aufweisen.

VI.  WEBSEITENANZEIGE

Die vorerst neuste BGH-Entscheidung in dieser Reihe ist die Nichtigkeitsberufung X ZR 121/09 (“Webseitenanzeige“) vom 24. Februar 2011 (X. Zivilsenat, VorsRi Alfred Keukenschrijver). Auch in diesem Fall geht der BGH gemäß der oben erläuterten zweistufigen Technizitätsprüfung vor, wie bereits der Leitsatz zu Ausdruck bringt:

(a) Bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung ist zunächst zu klären, ob der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt (§ 1 (1) PatG). Danach ist zu prüfen, ob dieser Gegenstand lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Der Ausschlusstatbestand greift nicht ein, wenn diese weitere Prüfung ergibt, dass die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.

(b) Ein Verfahren, das der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräten (Server, Clients) dient, weist die für den Patentschutz vorauszusetzende Technizität auch dann auf, wenn diese Geräte nicht ausdrücklich im Patentanspruch genannt sind.

Das zugrundeliegende Patent DE 101 15 895 C1 betrifft das nachträgliche Wiederfinden einer Webseite (per Deep Link), die ein Benutzer zuvor ausgehend von einer Eingangsseite auf einem Server aufgerufen hat. Hierzu wird der Benutzer und die aufgerufene Webseite registriert und eine anzeigbare Darstellung erzeugt, die die Abfolge der von dem Benutzer aufgerufenen Webseiten wiedergibt. Umgesetzt werden kann das Verfahren z.B. durch eine Client-seitige Registrierungssoftware, die auf Server-seitige Cookies zugreift, welche die Registrierung des Benutzers und der besuchten “Deep-Links” vornehmen.

In der Vorinstanz hatte der 2. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts das Patent widerrufen, da es nicht auf technischem Gebiet liege, denn die Registrierung des Benutzers und die Darstellung der aufgerufenen Webseiten seien Anweisungen allgemeiner Art, die nicht der gezielten Verwendung einer technischen Einrichtung zur Lösung eines konkreten technischen Problems dienen. Die stillschweigende Annahme, dass zur Implementierung ein Computer verwendet werde, oder die Verbesserung der Bedienbarkeit des Computers durch eine graphische Darstellung des Internetaufrufverhalten des Benutzers reiche jedenfalls nicht, um das Verfahren dem Patentschutz zugänglich zu machen.

Der BGH bestätigte in der Berufung die Aufassung des Patentgerichts unter Hinweis auf die oben genannten Senatsentscheidungen. Gemäß der inzwischen etablierten zweistufigen Technizitätsprüfung sieht der BGH zwar das Technizitätserfordernis nach § 1 (1) PatG erfüllt, da der Anspruch die Durchführung des Verfahrens auf Client und Server umfasse, was der Fachmann stillschweigend voraussetze. Den Patentierungsausschluss eines Computerprogramms als solches gemäß § 1 (3) Ziff. 3, (4) PatG überwinde das Verfahren jedoch nicht, da es keine Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln darstelle. Denn weder die Registrierung auf dem Server noch die Verwendung von Cookies zielen auf die Modifikation oder grundsätzlich abweichende Adressierung von Gerätekomponenten ab. Ebensowenig berücksichtige das Verfahren technische Gegebenheiten, denn es erschöpft sich darin, Informationen über das Benutzerverhalten zu erfassen, zu speichern und aufzubereiten, die allein aus den Eingaben des Benutzers abgeleitet werden.

VII.  SCHLUSSFOLGERUNG FÜR DIE PRAXIS

Die zweistufige Technizitätsprüfung des BGH kann inzwischen als etabliert gelten. Sie ähnelt dem zweistufigen EPA-Ansatz, ist mit ihm aber nicht identisch, da die zusätzliche Prüfung auf Vorliegen einer technischen Problemlösung mit technischen Mitteln (§ 1 (3), (4) PatG) einer Art “Grobsichtung” ohne Berücksichtigung des Standes der Technik entspricht, um dann nur solche Ansprüche auf Neuheit/erfinderischen Tätigkeit zu prüfen, die mehr als triviale technsche Merkmale aufweisen.

Als Anmelder ist man was die Technizitätskriterien betrifft auf der sicheren Seite, wenn der Anspruch als “eingebettetes System” formuliert wird, also als Verfahren, das eine technische Einrichtung steuert oder mittels der Einrichtung Daten erhebt, auswertet und weiterverarbeitet.

Diese Entwicklung der Rechsprechung ist positiv für Anmelder von Software-Erfindungen, denn sie wendet sich ab von der früher praktizierten Einzelfallprüfung und schafft durch eine leichter nachvollziehbare Systematik Rechtssicherheit und die Möglichkeit der gezielten Berücksichtigung bei der Mandantenberatung und dem Entwurf von Software-Patentanmeldungen.